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Conflictos entre Marcas y nombres de Dominio

Jonathan RigoPor Jonatan Rigo

Abogado

En los últimos tiempos se ha venido extendiendo una práctica que, a la par que desleal, supone un conflicto con el Derecho de Propiedad Intelectual, concretamente con el Derecho de Marcas. Dicha conflictividad surge en gran manera a causa de la disociación de ambas regulaciones – Marcas y Dominios – que siguen senderos paralelos pese a pertenecer, en mi opinión, a la misma rama jurídica, esto es el Derecho de la Propiedad Industrial junto con el Derecho de la Competencia.

¿Por qué afirmo tal cosa? No se debe olvidar que el Derecho Mercantil – y todo el Derecho en general – está en constante cambio, no permanece impasible ante los cambios sino que se acompasa a la realidad social de cada momento. Es por ello que, pese a que en un principio los Dominios surgieron como una vía para facilitar el acceso, a través de Internet, a una red determinada que no fuera usando su número de IP – no nos vamos a poner técnicos en este aspecto, resumiendo se puede decir que se cambiaron números (IP) por letras (DNS) – , hoy en día implican mucho más que un simple sistema de identificación de sitios web accesibles al público; en efecto debido a la internacionalización de los mercados y la cada vez más sencilla accesibilidad a los mismos a través de Internet para efectuar negocios, se han convertido en una vía más para las personas (físicas y jurídicas), pero sobretodo para las compañías, de diferenciarse y mostrarse en el mercado a través de su sitio web.

Siguiendo con el hilo de la cuestión, la mencionada práctica consiste en que algunos terceros, conocedores del más o menos prestigio del que goza una marca comercial, aprovechan ese conocimiento para registrar de mala fe un dominio web con el nombre de la marca o el signo distintivo de que se trate, si no ha sido ya registrado, para exigir al propietario de aquel a pagar una suma de dinero mucho más elevada de lo que costaría el registro a fin de recuperar el dominio que le correspondería. Tal actividad se conoce bajo el nombre de “Ciberocupación”.

Como ya se ha mencionado, el problema proviene en mayor parte de las diferentes vías de registro que siguen uno y otro, fruto de una regulación divergente. Pese a que la normativa en materia de Propiedad Intelectual es más o menos uniforme a nivel internacional, la solución dependerá de la regulación de cada país. Pese a que lo habitual es seguir la regla del prior in tempore potior in iure, según los criterios de la Política Uniforme de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y del ICANN se le debe dar prioridad a las marcas.

Para solucionar este conflicto uno puede optar entre acudir al amparo de los tribunales bajo la legislación del país de que se trate o bien acudir al método alternativo de resolución de conflictos propuesto por la Política Uniforme en aquellos países que hayan decidido sujetarse a esos criterios.

En el caso de los dominios de primer nivel generales (gTLD) como por ejemplo “.com”, según la cláusula de resolución de controversias relativas a este tipo de dominios de la Política Uniforme, es obligatorio para el titular del registro de un nombre someterse a ese procedimiento. Pero lo que aquí interesa son los dominios de primer nivel territoriales (ccTLD), concretamente el español “.es”, y en especial los dominios de segundo nivel (que de hecho son el nombre de la página web que precede al “.com” o “.es” u otros, como por ejemplo “eljurista.cat”) registrados bajo un dominio de primer nivel, pues no es sino con éstos con los que surgen las controversias.

En España, pese a seguir en general los criterios y las prácticas usadas en el ámbito internacional (OMPI, ICANN), se ha optado por una variante de la Política Uniforme para la resolución de las controversias. Este sistema se aprobó por la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Red.es por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”), procedimiento que ya había previsto su creación el Plan Nacional de Nombres de Dominio, el cual otorga a la Entidad Pública Red.es la función de autoridad de asignación de nombres de dominio bajo el “.es”.

Esta variante se diferencia del procedimiento de la Política Uniforme esencialmente en que mientras que en este se protegen tan sólo la violación de derechos de marcas ante un registro o uso de mala fe de un nombre de dominio, en aquel el demandante debe establecer por qué el dominio constituye una violación de los derechos previos protegidos en España – es decir que es necesario que el derecho haya sido registrado antes que el dominio (volvemos al prior in tempore potior in iure, cosa que no es estrictamente necesario según los criterios de la OMPI) – lo que no incluye sólo marcas sino cualquier otro derecho de Propiedad Intelectual. En relación a las razones que debe alegar el demandante, son idénticas en uno y otro sistema: que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca (en el caso de España a un derecho previo) respecto de la cual el demandante tenga derechos, por qué se considera que el demandado no tiene derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio y por qué se considera que el mismo ha sido registrado o usado de mala fe.

En España la demanda se deberá presentar ante uno de los proveedores de resolución extrajudicial de conflictos acreditados por la Entidad Pública Red.es, como por ejemplo Adigital (Asociación Española de la Economía Digital) o el propio Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Por otro lado es totalmente legítimo acudir a los tribunales para la resolución de la controversia, con el aliciente de que, a diferencia del procedimiento extrajudicial en el que no se prevé ningún tipo de compensación económica al afectado sino que sólo se obliga al registrador del dominio conflictivo a darlo de bajo y registrarlo a nombre del demandante, se podrían obtener indemnizaciones por daños y perjuicios (así se prevé en el artículo 41.1.b) de la Ley de Marcas, en adelante LM). En concreto la legitimidad viene atribuida por el artículo 34 LM que confiere al titular de una marca registrada la facultad de prohibir a terceros usar el signo en redes de comunicación telemáticas y en nombres de dominio.

En definitiva, uno y otro procedimiento tienen sus ventajas y desventajas y pertenece al demandante la decisión de optar por uno u otro. Lo que se puede extraer es que a priori no existe ningún método preventivo para impedir que alguien registre un nombre de dominio (si no ha sido ya registrado) que coincida con otro signo distintivo pues los registradores de los dominios no se ocupan de velar por ello (aunque el solicitante del registro sí que puede consultar previamente la existencia de una marca idéntica o similar, aunque evidentemente ese no es el objetivo de la “Ciberocupación”); por lo que lo recomendable es registrar la marca (o derecho) y el nombre de dominio correspondiente a la misma lo antes posible para quedar protegido si, en adelante, se sufre una violación en sus derechos conferidos. En cualquier caso la solución se vislumbra a posteriori, una vez producido el conflicto.

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