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PEP Lemon vs PEPSI: ¿confusión? de marcas

Jonatan Rigo García
Barcelona

 

Con ocasión de las últimas noticias sobre el caso, desde El Jurista queremos hacernos eco de la resolución y compararla con los criterios seguidos hasta ahora por los Tribunales.

 

El Conflicto que llevan manteniendo las mercantiles Lemon Factory, S.L. y PepsiCo, inc. durante los últimos tres años se alargará más para resolverse finalmente por el Tribunal Supremo, según ha indicado la compañía isleña en una rueda de prensa, al conocer el fallo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Así lo ha confirmado la fundadora de la mallorquina, Carmen Verdaguer, quien ha tildado a la resolución del TSJIB de “reduccionista” y “carente de argumentos”.

 

Tras la oposición de Pepsi al registro de las marcas Pep Lemon, Pep Cola, Pep Orange y Pep Toni y la consiguiente denegación de la inscripción por parte de la OEPM, la compañía balear decidió recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (previo recurso de alzada ante la resolución de denegación, la cual no pone fin a la vía administrativa) mediante recurso contencioso-administrativo.

 

La Sentencia argumenta que Lemon Factory “persigue crear un efecto reflejo en la mente del consumidor, que aprovecha el conocimiento notorio del signo oponente para acoger el producto de la marca aspirante”. Lo que comporta un “comportamiento desleal” que “está expresamente prohibido por la Ley”.

 

Pese a que según el propio Tribunal “el grafismo de la marca Pepsi no se asemeja en nada, ni en dibujo ni en colores” al grafismo de la Pep Cola, añade que “basta que la similitud denominativa exista para crear una duda o una confusión en el consumidor”. Así, junto con “la coincidencia en el objeto del producto”, es decir bebidas refrescantes, argumenta la Sentencia su decisión de prohibir el uso de la marca.

 

No satisfecho con ello, quizás sabedor de lo escueto de sus argumentaciones, el Tribunal realiza un “gran” ejercicio de fonética digno de un Doctor en filología catalana y añade, en un intento de reforzar su motivación, que en catalán tanto la “e” del nombre propio Pep como la de Pepsi se pronuncian igual, con “e” abierta. Curioso cuanto menos.

 

De forma general las prohibiciones de marcas vienen establecidas en los artículos 5 (prohibiciones absolutas) y, más particularmente, 6 a 10 (prohibiciones relativas) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Mientras que los requisitos y el procedimiento para la inscripción de la marca se prevén en los artículos 11 a 22 de la misma Ley y se desarrollan reglamentariamente en el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

 

Con la Ley de Marcas sobre la mesa la Sentencia parece entrar en contradicciones por cuanto aplica por un lado las prohibiciones generales del artículo 6 (marcas anteriores) y, por otro, las especiales del artículo 8 (marcas y nombres comerciales notorios y renombrados) aún cuando las segundas excluyen a las primeras.

 

Así, cuando habla del grafismo de las marcas opuestas, su similitud denominativa y la coincidencia en el objeto del producto se está refiriendo a las prohibiciones relativas del artículo 6 Ley de Marcas, sosteniendo que es aplicable por que la mera similitud denominativa genera confusión en el consumidor. Pero obvia la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado; ocurriendo que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada (SSTS, Sala 3ª, de 10 de noviembre de 2007, 28 de abril de 2008 y 4 y 6 de junio de 2008).

 

Por tanto, en el caso que se presenta parece evidente la ruptura de esta doctrina por cuanto el propio Tribunal admite que el grafismo de ambas marcas “no se asemeja en nada, en dibujo ni en colores”, por lo que ya quedaría fuera del supuesto del artículo 6.1.a) Ley de Marcas. Parece que, más adelante, intenta salvar este escollo haciendo alusión a la similitud denominativa -ambas marcas incluyen la palabra “pep”, aunque en un contexto totalmente diferente pues el “Pep” de la marca aspirante hace referencia a un nombre propio muy común en las Baleares- y a la idéntica pronunciación de ambas palabras en catalán, extremo este último totalmente erróneo y fuera de lugar. 

 

Fuente: PEPLEMON

Fuente: PEPLEMON

Por otro lado habla de la prohibición por marcas notorias o renombradas del artículo 8 Ley de Marcas cuando argumenta que se “aprovecha del conocimiento notorio del signo prioritario”. Según el precepto citado, se produce la prohibición cuando “el uso de esa marca pueda indicar una conexión (se refiere al riesgo de confusión-asociación) entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”. En estos casos según el propio Tribunal Supremo (STS, Sala 3ª, de 11 de noviembre de 2011) se rompe el principio de especialidad, según el cual el “ius prohibendi” sólo abarca a productos de la misma clase, y se amplia la protección de la marca prioritaria sea cual sea el tipo de producto que quiere designar la marca o signo en conflicto. Aunque ello no es aquí relevante pues ambos productos pertenecen a la misma clase.

 

Como ya he mencionado antes, si se está en los casos del artículo 8 Ley de Marcas se excluye la aplicación de los artículos 6 y 7 por cuanto son incompatibles, error en el que también incurre la Sentencia. A diferencia de lo que ocurre en estos dos, que deben concurrir todos los requisitos, en el caso de las marcas notorias o renombradas basta que se de alguno de ellos para que actúe la protección (STS  Sala 3ª, de 6 de junio de 2008).

 

Sobre el riesgo de confusión -sea sobre marcas anteriores o marcas notorias o renombradas-, que incluye el de asociación, la doctrina jurisprudencial se revela más dispar, aflojando o endureciendo los criterios según el caso. Así, va desde la inadmisión de la marca aspirante “al no ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para no inducir a confusión en el mercado, dada la coincidencia de que las marcas se refieren a servicios similares, y a que se deduce que se genera dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias” (STS, Sala 3ª, de 11 de noviembre de 2011 “EL CORTE INGLÉS VS INGLECOR”), hasta admitir la nueva marca cuando “si bien las marcas en puja se refieren a los mismos productos y ambas presentan también una cierta concomitancia parcial en sus respectivas denominaciones, se diferencian, sin embargo, fonéticamente, en los términos iniciales y en el hecho de que la solicitante incorpora un gráfico del que carece la otra. La comparación de estos dos signos no determinaría la prohibición de registro, ausente el riesgo de confusión” (STS, Sala 3ª, de 4 de mayo de 2005).

 

En cualquier caso se echa en falta por parte de los Tribunales, y en especial de la Sentencia objeto de este artículo, una interpretación particular a cada caso sobre el riesgo de confusión (como bien hace la anteriormente citada STS de 4 de mayo de 2005) entre marcas más allá de la mera aplicación de la Ley objetivamente, creando una sobreprotección para las marcas notorias o renombradas. Una falta de “empatía” por parte del juzgador en este caso, al no saberse poner en la piel del consumidor, aceptando el riesgo de confusión de forma automática por una mínima similitud en la denominación de las marcas sin tener en consideración la cuota de mercado de ambas marcas, su ámbito geográfico, el tipo de consumidor al que va dirigido… entre otros factores.

 

Más allá de que los signos en conflicto se asemejen identificativamente (PEP-PEPSI) y designen productos similares (bebidas refrescantes que, por cierto, se alejan abismalmente el uno del otro en su proceso de producción), desde la perspectiva de un consumidor medio parece evidente que no hay riesgo de asociar la marca mallorquina con la internacional (aunque el TS en alguna ocasión haya dicho que “la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada por parte de los destinatarios de los sectores afectados no puede servir para minimizar el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra” STS de 11 de noviembre de 2011), ni que haya un aprovechamiento indebido de la reputación de la segunda dado que la venta de la primera se circunscribe exclusivamente al territorio balear.

 

Parece que el TJIB, conocedor de estas circunstancias, intenta salvar el escollo y justifica el riesgo de confusión por la similitud fonética de ambas. Argumento que quizás valdría para un castellano parlante pues no hacen distinciones fonéticas con la letra “e” pero no para un catalanoparlante que, y justo al contrario de lo que señala erróneamente el Tribunal, pronuncia la “e” de ambas palabras de forma distinta (“e” de Pep abierta y “e” de Pepsi cerrada). Por lo pronto ello es así para un catalanoparlante de Mallorca, condición que se muestra del todo relevante al residir toda la cuota de mercado de la Lemon Factory en la Isla.

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